Thorbjörn Öström

Magnus Tonell

VERKTYG

»

Tipsa en vän

E-postadress att skicka till
Ditt namn
Skicka

Merchandisingområdet kännetecknas av att det produceras produkter, exempelvis leksaker och kläder, som tar upp karakteristika hos en fiktiv individ (person eller annan varelse) från en litterär förlaga. Den fiktiva individen kan exempelvis ha sitt ursprung i en känd litterär karaktär, filmkaraktär eller seriefigur. Praktiska exempel på sådana i nyss nämnd ordning är Pettson och Findus, Mr Spock från ”Star trek” eller Kalle Anka. Även om själva berättelsen bakom figuren, exempelvis handlingen i en bok, skulle vara av mindre intresse för den tänkta användningen, är den av intresse för skyddets uppkomst och omfattning. Föremålet för licensen är således normalt rättigheterna till den fiktiva individen, och dennes benämning. Exakt vilka rättigheter som behöver klareras beror bl a på vilket ursprung individen har och om denna har visualiserats.

Av utrymmesskäl har vi valt att i princip uteslutande behandla de upphovsrättsliga aspekterna kring licensiering av merchandisingrättigheter. Det ska dock framhållas att det inte sällan finns andra immateriella rättigheter knutna till objektet för licensen. De upphovsrättsligt skyddade figurerna kan bl a skyddas som registrerad eller oregistrerad design. Ett mjukisdjur med en speciell design kan exempelvis mycket väl uppfylla de krav som uppställs i Mönsterskyddslagen (1970:485) för registrerbarhet . En litterär figur kan även ha ett varumärkesrättsligt skydd, i vart fall betydelsefulla element såsom karaktärens namn. Om en producent dessutom önskar producera en produkt med en skyddad logotype, såsom en keps med ”Ferrariloggan”, krävs naturligtvis även en varumärkeslicens. I många fall blir det således nödvändigt att licensiera skyddade varumärkes - eller designskyddselement.

Rätten att använda en karaktär i marknadsföring för en fristående produkt – exempelvis användning av en seriefigur i en reklamfilm för en bilmodell – benämns ibland ”marketing rights” (”marknadsföringsrättigheter”). I artikeln har vi valt att inte närmare behandla denna typ av rättighet, men naturligtvis är stora delar av resonemanget nedan tillämplig även för marknadsföringsrättigheter

Varför merchandising?

Det som gör det kommersiellt intressant för en tillverkare att förvärva merchandisingrättigheter är naturligtvis möjligheten att få dra kommersiell fördel av den kännedomsgrad och det upparbetade renommé som den fiktiva individen har. Ytterligare ett skäl för en tillverkare av exempelvis leksaker i form av dockor att förvärva en licens till de fiktiva individerna – såsom en seriefigur – är att tillverkaren genom upphovsmannens ensamrätt garanteras ett visst konkurrensfritt utnyttjande.

Allmänt om handel med upphovsrätt

Vid handel med upphovsrätt är objektet för förvärvet eller licensen alltid resultatet av ett personligt och skyddsvärt skapande av en eller flera individer. Förvärvet/licensen är immateriellt, vilket medför att det hela baseras på en beskrivning av vad förvärvaren/licenstagaren får göra inom ramen för upphovsmannens ensamrätt, alternativt inom licensgivarens ensamrätt om upphovsmannen har överlåtit exploateringsrätten till någon annan.

Regler och principer

Utgångspunkten är att full avtalsfrihet råder och att allmänna avtalsrättsliga regler gäller (jmf 27 § URL). Det uppställs således inte några särskilda formkrav vid förvärv av upphovsrätt. Vid förvärv eller licensiering av upphovsrätt måste emellertid hänsyn tas till de specialregler som finns om rättighetens övergång i upphovsrättslagens tredje kapitel och den för upphovsrätten speciella specifikationsprincipen, en tolkningsregel som har utvecklats i rättspraxis (se nedan).

Det är enligt upphovsrättslagen visserligen möjligt att helt eller delvis överlåta upphovsrätten, alltså inte bara licensiera, men i normalfallet sker inte detta. Ett skäl härför är att upphovsrättslagen innehåller begränsningar i möjligheten för upphovsmannen att förfoga över den s.k. ideella rätten (3 § URL).

Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i anslutning till nyttjandet i enlighet med god sed samt rätten att motsätta sig kränkande ingrepp i verket eller att verket förekommer i sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan upphovsmannen med bindande verkan endast efterge begränsat och specifikt. Den ideella rätten kan sålunda inte förvärvas i egentlig mening och är därför aldrig en del av den upplåtna rättigheten. Däremot är det både möjligt och lämpligt att i ett avtal specificera hur namngivelsen skall ske samt komma överens om tillåtna ändringar och formerna för detta.

Ett annat skäl till varför upphovsrätter är mindre lämpliga för totalöverlåtelser är att prissättning av upphovsrätt i större eller mindre utsträckning utgår från upplåtelsens omfattning. Köparen har därför inga ekonomiska incitament att förvärva – och betala för – mer omfattande rättigheter än vad denne har behov av i sin verksamhet.

Den kanske mest betydelsefulla av upphovsrättslagens presumtionsregler är 28 § URL som anger att den som förvärvar upphovsrätt inte har rätt att ändra verket eller sublicensiera rätten vidare till tredjeman. Regeln är dock – i likhet med merparten av de regler som behandlar rättighetens övergång – dispositiv. Detta innebär att parterna kan komma överens om ändringar och vidarelicensiering, om inte den möjligheten redan framgår av tidigare utvecklat partsbruk eller handelsbruk i branschen.

Trots att avtal om förvärv eller licensiering av upphovsrätt kan ske formlöst, finns åtskilliga argument för att just denna avtalstyp skall ha skriftlig form. Förutom de faktum att det rör sig om en immateriell rättighet – och att gränserna för den förvärvade rättigheten alltså endast framgår av avtalet – har också merparten av de upphovsrättsliga avtalen karaktären av samarbetsavtal som är tänkta att vara i kraft under lång tid. Dessutom tolkas oklara upplåtelser typiskt sätt inskränkt till upphovsmannens/licensgivarens fördel, vilket gör att man som licenstagare bör vara försiktig med att ha en ”dold agenda”.

En guide till licensiering av merchandisingrättigheter

VILKA VERK/PRESTATIONER AKTUALISERAS? Detta kan i normalfallet tyckas självklart, men för att det överhuvudtaget skall bli fråga om licensiering av upphovsrätt med dess specifika förutsättningar så måste objektet för licensen ha ett upphovsrättsligt skydd.

Visserligen är det s k verkshöjdskravet – dvs förutsättningen för uppkomst av upphovsrättsligt skydd – lågt ställt i svensk rätt, men det finns trots detta anledning att fundera över frågan. Detta inte minst då det finns ett antal exempel på domstolspraxis där skyddsomfånget prövats (se exempelvis ”Nalle Puh - fallet”, HovR:n över Skåne och Blekinge T-826-04 och ”Harry Boy – fallet” i dom från Stockholms tingsrätt den 3 november 2001). När det gäller fiktiva individer som härrör från en utgiven illustrerad barnbok, är det visserligen ofta uppenbart att dessa åtnjuter upphovsrättsligt skydd även då de utgör underlag för framställning av exempelvis en docka, men det är viktigt att tänka på att vissa rättigheter kan förekomma i olika skepnader. Exempelvis kan en karaktär i en bok även förekomma i andra böcker i samma serie, alternativt i bearbetad form i en film.

När det gäller merchandisingprodukter är den litterära gestalten i normalfallet redan visualiserad på ett sätt som licenstagaren har intresse av. Normalt vill ju den som förvärvar merchandisingrättigheter tillverka exempelvis dockor och pussel av en figur i just den gestaltning som framgår av illustrationerna i den litterära förlagan (boken, serietidningen etc). Detta gör att det sannolikt är åtminstone två upphovsrättsligt skyddade prestationer som behöver licensieras, dels från författaren som skapar karaktären, dels från illustratören som har visualiserat densamma.

Det är således nödvändigt att vara uppmärksam på att det kan finnas flera rättigheter knutna till det objekt man vill förvärva. Därför är det ofta lämpligt att definiera objektet för licensen i en särskild bilaga till avtalet eller i form av en definition i början av detsamma.

Licensgivare bör även regelmässigt kräva att licenstagaren förbinder sig att inte söka registrering eller på annat sätt försöka tillförskansa sig rättigheter som har en koppling till den ”ursprungliga” rättigheten.

VEM SKALL MAN VÄNDA SIG TILL? Ett praktiskt tillvägagångssätt när man vill licensiera något upphovsrättsligt skyddat är att först identifiera och ta kontakt med upphovsmannen.

Nästa steg blir att undersöka om upphovsmannen upplåtit rätten att nyttja verket på det sättet som förvärvaren önskar. Det är dock ytterst ovanligt att exempelvis en författare upplåtit merchandisingrättigheterna redan i det avtal som upphovsmannen tecknat med förlaget för exploateringen av den litterära förlagan.

Eftersom exploateringen av en figur typiskt sett innebär att man överför exploateringen från en marknad till en annan – exempelvis från bok till leksak – har den ursprunglige förvärvaren i normalfallet inte något emot en sådan hantering. Tvärtom kan det antas att försäljningen av merchandisingprodukter gynnar försäljningen av originalprodukten. Försäljningen av en barnbok torde exempelvis gynnas av om en kollektion leksaker blir populär.

Däremot kan det ju vara så att merchandisingrättigheterna till en känd figur redan är upplåtna. Då blir ett första steg att kontrollera om upplåtelsen i det första avtalet även omfattar den tilltänkta exploateringen. Om så är fallet blir nästa steg att utröna om den tidigare licenstagaren tillförsäkrat sig ett konkurrensfritt nyttjande, dvs exklusiv licens, eller någon annan form av konkurrensbegränsning. I annat fall står det typiskt sett upphovsmannen fritt att upplåta samma rätt i ännu en licens, s k enkel licens. Naturligtvis måste det samtidigt ske en kommersiell bedömning av den potentielle licenstagaren om en licens överhuvudtaget är intressant under dessa sådana förutsättningar. Även om det skulle visa sig att rätten redan är exklusivt upplåten är det i och för sig inget som hindrar att man förhandlar med innehavaren av de aktuella rättigheterna.

I sammanhanget skall noteras att det kan finnas begränsningar i upphovsmannens/licensgivarens förfoganderätt, trots att ingen tidigare upplåtelse rent faktiskt skett. Det kan röra sig om options- eller hembudsklausuler i tidigare tecknade licensavtal. Det kan också röra sig om avtal som ger en agent ensamrätt att licensiera vissa typer av utnyttjanden för rättighetsinnehavarens räkning.

GARANTIER. Det är mycket viktigt att som licenstagare tillförsäkra sig att förvärvet sker från rätt person. Det går nämligen inte att godtrosförvärva upphovsrätt. Som framgått ovan uppstår ensamrätten alltid från en eller flera upphovsmän. Om licens ges från annan än upphovsmannen måste således den licensgivande rättighetsinnehavaren kunna visa på en obruten kedja av rättighetsförvärv med början från upphovsmannen. Vid licensiering av upphovsrätt är det därför lämpligt att som licenstagare kräva att det finns avtalade garantier avseende upplåtarens rätt att förfoga över rättigheten på det sätt som framgår av licensavtalet. En sådan garanti kan uppnås genom att förse avtalet med en ”indemnityklausul”, dvs. en avtalad rätt att rikta regressanspråk mot upplåtande part om tredjeman skulle hävda upphovsrätt till det licensierade.

HUR FORMULERAS LICENSEN? Ett bra licensavtal bör besvara följande frågor så konkret och tydligt som möjligt.

• Var någonstans skall verket användas, geografisk bestämning?

• Under vilken tid skall verket användas?

• På vilket sätt skall verket användas?

• Enkel eller exklusiv licens?

Vi rekommenderar att man alltid formulerar upplåtelsen positivt, dvs genom en katalog över vad licenstagaren får göra. Utgångspunkten är nämligen, som framgått ovan, att de rättigheter som inte särskilt har upplåtits kvarstår hos licensgivaren/upphovsmannen. Behövs ytterligare förtydliganden kan inledande bakgrund med beskrivning av den tänkta affärsmodellen vara av värde.

GEOGRAFISK BESTÄMNING. När det gäller den geografiska avgränsningen bör den naturligtvis motsvara den marknad som man som licenstagare har för avsikt att verka på. Här är normalt det mest praktiska att avgränsa licensen till att avse försäljning inom ett visst territorium, exempelvis ”Sverige”. Vid produkter som typiskt sett marknadsförs och säljs via Internet kan emellertid den geografiska avgränsningen vara mindre lämplig. I sådana fall kan man i stället begränsa upplåtelsen till den marknad mot vilken marknadsföring eller försäljning sker, exempelvis, ”för den svenska marknaden”.

HUR LÅNGVARIGT AVTAL? Vad gäller den tidsperiod som avtalet skall gälla, kan sägas att behovet av ett långvarigt avtalsförhållande blir större ju mer omfattande licenstagarens nyttjande/investering är. Merchandisingavtal kan gälla allt från en enskild produkt, som dessutom kan ha aktualitet under en mycket begränsad tid, exempelvis julkort, till samtliga produkter som baseras på ursprungsverket.

När det gäller karaktärer ur framför allt barnböcker kan marknadsvärdet vara högt under mycket lång tid, då populariteten i många fall överförs från en generation till en annan. Mot bakgrund av bl a den nyttjandeplikt som kan anses gälla inom upphovsrätten bör tidsspannet vara i vart fall överblickbart. En bra medelväg kan vara att förvärva rättigheterna under viss period och därefter låta avtalet förlängas automatiskt om ingendera parten önskar säga upp avtalet efter avtalsperiodens utgång.

PÅ VILKET SÄTT SKALL VERKET ANVÄNDAS? För att kunna göra en korrekt upplåtelse, är det centralt att de förfoganden som kan bli aktuella specificeras på ett riktigt sätt. Det är således nödvändigt att analysera vilka upphovsrättsliga förfoganden som är relevanta och besvara frågan huruvida de ligger inom ramen för upphovsmannens/licensgivarens ensamrätt.

Eftersom merchandisingbegreppet inte är entydigt, bör parterna alltid definiera vad man i avtalet avser med ”merchandising”. Ett enkelt sätt att hantera denna fråga i avtalet är att i en bilaga till avtalet noga definiera vilka produkter eller produktkategorier som avtalet omfattar, exempelvis ”kläder och textilier” eller ”brädspel och pussel”.

Det förfogande som främst blir aktuellt vid merchandising är exemplarframställningsrätten, dvs rätten att återge verket i ett antal fysiska exemplar, samt spridningsrätten, dvs rätten att sprida lovligen framställda exemplar.

Vid licensiering av rättigheter bör omfattningen anpassas efter det behov man har som licenstagare. Om affärsmodellen innefattar försäljning av nallar finns det normalt ingen anledning att avtalet omfattar t-shirts. Man vill ju inte som licenstagare betala för rättigheter som inte kommer att generera några intäkter. På motsvarande sätt är incitamentet lågt för licensgivaren att upplåta denna rättighet, i vart fall om ersättningsmodellen baseras på royalty.

Såväl upphovsmannen/licensgivaren som licenstagaren har vidare normalt också ett intresse av att bibehålla den fiktiva personens karakteristika och personlighet och de miljöer den förekommer i eftersom det är dessa som är kopplade till ett visst renommé. Dessutom skulle det upphovsrättsliga skyddet för den fiktiva individen annars riskera att urvattnas, även om utgångspunkten är att det upphovsrättsliga skyddet omfattar en situation där den fiktiva individen hamnar i en främmande miljö.

Den närmare kontrollen över licenstagarens användning av objektet är något som man som licensgivare noga bör överväga inför en licensiering. Man kan lätt föreställa sig vilka ekonomiska skador det skulle kunna innebära för Disney om Musse Pigg och Kajsa skulle hamna i ett pornografiskt sammanhang. Det är därför ofta nödvändigt att noga bestämma rätten att framställa de litterära karaktärerna och möjligheten att kontrollera i vilka miljöer och sammanhang som ursprungsrättigheten skall leva kvar i . Inte sällan är det ju så att den litterära karaktären skall fortsätta leva kvar i seriesammanhang och då krävs ofta att denne inte ändrar ”personlighet” eller på annat sätt förekommer i ”olämpliga” sammanhang.

EXKLUSIVT, KONKURRENSFRITT UTNYTTJANDE? Som licenstagare måste man även överväga om man önskar ha ett konkurrensfritt utnyttjande av rättigheter. Då måste man nämligen bestämma i avtalet att det skall vara fråga om en exklusiv licens.

En sådan resulterar naturligtvis i att ersättningskraven ökar från upphovsmannen, då denne genom upplåtelsen är hänvisad till de intäkter som kan genereras av avtalet. Exklusiva licenser för merchandisingrättigheter är det normala eftersom man som förvärvare normalt har initiala investeringskostnader i tillverkningen.

HUR SKALL PARTERNAS SAMARBETE REGLERAS? Som framgått ovan utgör den ideella rätten en inte oväsentlig del av upphovsrätten. För att undvika framtida diskussioner av ideellrättslig natur – som av naturliga orsaker kan bli svåra att hantera utan att parternas relation skadas allvarligt – rekommenderar vi att parterna reglerar formerna för sitt samarbete i avtalet.

Detta gäller särskilt frågor om på vilket sätt upphovsmannen/licensgivaren skall kunna utöva inflytande över kommande produkter samt på vilket sätt licenstagaren skall hålla upphovsmannen/licensgivaren informerad om produktutveckling och marknadsföring. Ett praktiskt sätt att hantera frågorna är att man reglerar dessa i en ”stilguide” eller i en förteckning över aktuella produkter som fogas till avtalet. I dessa kan parterna exempelvis ange hur den fiktiva figuren får framställas genom att ange vilken personlighet som figuren skall ha och vilka miljöer den får verka i.

VILKEN ERSÄTTNINGSMODELL ÄR LÄMPLIG? Vid licensiering av merchandisingrättigheter utgår inte sällan ersättningen i form av försäljningsroyalty. Försäljningsroyalty innebär att upphovsmannen/licensgivaren får en procentuell andel av de intäkter som licensgivaren inkasserar när denne exploaterar verket. Ofta kombineras försäljningsroyaltyn med ett garanterat förskott bestämt i x antal kronor. När ersättningen utgår i form av försäljningsroyalty är det även brukligt att ha med en avtalad kontrollrätt. Om båda parter däremot redan från början vet omfattningen av användningen och hur produkten skall försäljas, exempelvis 5 000 exemplar av vykort med motiv på en litterär karaktär, anser vi dock att man redan i avtalet bör ange ersättningen i absoluta tal, x antal kronor